Sito divulgativo sul Design Comunitario a cura dello Studio di Consulenza Giambrocono & C. S.p.A.

Introduzione al Design Comunitario Registrato

Il design di un prodotto è estremamente caratterizzante per l’immagine di un’impresa e spesso è uno strumento strategico per il posizionamento dei brands sul mercato.

Non è infatti un mistero che il consumatore, posto dinnanzi a prodotti aventi stessa utilità praticah, scelga quello il cui aspetto esteriore colpisca maggiormente la sua attenzione. Tutelare un così valido strumento, conferisce ad esso un ulteriore prestigio, ovvero la possibilità di vantare pubblicamente un riconoscimento di unicità del prodotto nel suo genere. Il design, perciò, non solo è in grado di essere una valida strategia di marketing ma possiede le potenzialità per innalzare la qualità dell’industria.

Per definizione, il design è tutto quello che caratterizza esternamente un prodotto e che ne dà un’immagine riconoscibile; proprio per questo, si trova all’immediata portata del pubblico, divenendo maggiormente passibile di appropriazioni indebite o copiature. Per non vanificare dunque gli investimenti intellettuali ed economici che si celano dietro al design, si è ritenuto necessario creare alcuni metodi di tutela volti a garantire le relazioni economiche all’interno degli ambienti commerciali, il più efficace dei quali è il DESIGN REGISTRATO.

Questi strumenti di tutela garantiscono a chi li utilizza un diritto esclusivo sulla forma esterna del prodotto, permettendo al titolare azioni legali a tutela del proprio diritto contro gli imitatori. Problema questo molto sentito dagli imprenditori europei nei confronti di quelli principalmente asiatici.

Giuridicamente i termini "design" e "disegni e modelli" si equivalgono e, nel loro significato, comprendono sia le rappresentazioni tridimensionali sia quelle bidimensionali. L’Accordo di Locarno, quivi firmato l’8 ottobre 1968, istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, grazie alla quale è possibile elaborare una sintetica distinzione tra i prodotti del design:

• disegni della forma di prodotti tridimensionali

• disegni di edifici e ambienti

• grafici bidimensionali applicati al prodotto

Più in dettaglio, per disegni e modelli si intendono tutte le forme tridimensionali e bidimensionali che siano applicate ad un oggetto, industriale o artigianale che sia, e che incidano sul suo aspetto esteriore (comprese le parti interne a patto che siano visibili durante utilizzazione). Bisogna però sottolineare che non è il prodotto in sé ad essere proteggibile, bensì le caratteristiche formali che ne designano l’aspetto complessivo.

Sinteticamente possiamo riassumere quali siano:

• i prodotti soggetti di tutela comunitaria: imballaggi, presentazioni, simboli grafici, loghi, caratteri topografici, siti web, ornamenti, componenti di un prodotto complesso, prodotti in serie numerose

• le caratteristiche formali soggette a tutela: forme, linee, contorni, colori, texture, caratteristiche della struttura superficiale, materiale

1. Cosa si intende per design comunitario?

Il design comunitario è una delle tipologie di tutela della proprietà industriale applicabile ai disegni e modelli che, come suggerisce il termine, ha portata identica e simultanea in tutti gli stati dell’Unione Europea.

Creare uno strumento valido a livello europeo non solo ha permesso di snellire le procedure ad esso inerenti (una pratica per una molteplicità di stati), ma anche di unificare il tipo di diritti che tale protezione conferisce.

Al fine di fornire una copertura giuridica uniforme in tutta la Comunità Europea, sono stati istituiti:

• un regolamento unico, il "Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari"

• un ufficio unico, Marchi della Comunità Europea (EUIPO), o più sinteticamente ’Ufficio’, con sede ad Alicante (Spagna) che gestisce a livello comunitario i processi di registrazione non solo di disegni o modelli. Questo ufficio rilascia il Titolo di proprietà industriale dopo una procedura di registrazione generalmente assistita da un Mandatario Abilitato presso l’Ufficio EUIPO. Esiste, infatti, una specifica professione ovvero quella di "consulente in proprietà industriale" per la costituzione e la difesa dei diritti su marchi, design e brevetti. Vi è inoltre un Ordine Professionale legalmente riconosciuto vista la delicatezza e l’alta professionalità necessarie per l’operazione.

I disegni o modelli possono essere tutelati a livello comunitario mediante due differenti istituti che condividono il territorio di validità, ma differiscono per alcune caratteristiche: il design comunitario registrato e il design comunitario non registrato. Colui che decide di tutelare un design, perciò, può scegliere or una o l’altra tipologia sia in base alle proprie esigenze sia in base al valore commerciale che può o non può assumere il prodotto sul mercato. La messa a punto di una strategia valida potrà poi essere ulteriormente influenzata dalle differenze che sussistono tra i due sistemi e che esamineremo in dettaglio.

La mappa a lato mostra i paesi coperti dalla tutela comunitaria:

ITALIA, FRANCIA, BENELUX (BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO), GERMANIA, AUSTRIA, DANIMARCA, IRLANDA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, SPAGNA, PORTOGALLO, FINLANDIA, SVEZIA, CIPRO, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REP. CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, UNGHERIA, BULGARIA, ROMANIA, CROAZIA.

I paesi non coperti possono essere rivendicati attraverso differenti procedure e convenzioni.

Richiedi un preventivo

2. Che differenze intercorrono tra il design comunitario registrato e non registrato?

Le differenze che intercorrono tra il design comunitario registrato e il non registrato, sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione ogni qualvolta si decida di tutelare dei disegni o modelli.

La prima sostanziale differenza tra i due istituti è il metodo attraverso il quale è possibile ottenere la tutela. Il design comunitario registrato permette di acquisire i diritti per un determinato disegno o modello in seguito ad una registrazione presso l’ufficio EUIPO. Il titolare, infatti, dovrà presentare una domanda di registrazione accompagnata dal pagamento di alcune tasse; la domanda sarà poi formalmente esaminata, e, una volta che siano ritenuti validi tutti requisiti richiesti, l’EUIPO provvederà alla sua pubblicazione.

Il design comunitario non registrato, invece, permette di acquisire i diritti in seguito alla divulgazione del disegno o modello negli ambienti specializzati del settore in cui si opera. Tale divulgazione, di cui il titolare deve avere prova certa riguardo alla data, permette l’acquisizione automatica dei diritti senza il disbrigo di alcuna pratica o pagamento di alcuna tassa.

La seconda differenza fa riferimento al tipo di diritti che le due tipologie di tutela conferiscono. Il design comunitario registrato dà diritto esclusivo di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, divieto a terzi di utilizzo senza autorizzazione, divieto di importazione ed esportazione del bene incorporante il disegno/modello. La tutela è ’allargata’ e si estende sia alle copie pedisseque che agli oggetti simili o meglio, per usare le parole del legislatore, a tutti gli oggetti simili che presentino lo stesso "carattere individuale".

Il design comunitario non registrato, al contrario, consente solo di vietare a terzi l’utilizzo di un prodotto incorporante un disegno o modello che sia riconducibile ad una copiatura pressoché integrale. Questa norma è nata ad esempio per reprimere il commercio ambulante di copie di griffes famose.

In terzo luogo, presentano periodi di validità diversi: il comunitario registrato presenta validità quinquennale con possibilità di rinnovo per un massimo di 25 anni; il comunitario non registrato presenta validità triennale con la possibilità entro il primo anno di proseguire con una registrazione o comunitaria o presso singoli stati (all’interno dei quali vale come un comunitario registrato).

I vantaggi del modello registrato sono a questo punto evidenti. Qualunque imprenditore effettui investimenti sulla ’forma’ del prodotto e quindi sul design deve ricorrere a questo istituto. La registrazione di un design dà corpo ad un "bene immateriale" andando ad inserirsi nel patrimonio aziendale, in inventario e nel bilancio. Questo, inoltre, costituisce un diritto vendibile a terzi, è possibile infatti concederlo in licenza.

Molte banche accettano designs registrati come garanzia a fronte di prestiti all’impresa, dal momento che il design registrato aumenta il patrimonio dell’impresa stessa.

3. Quali sono le differenze con il Copyright?

È molto diffusa tra gli imprenditori la credenza che la forma esterna di un prodotto sia tutelata o tutelabile attraverso il copyright, o se si preferisce dal diritto d’autore. Tale credenza, a nostra opinione, è alimentata dal fatto che ai contratti di diritto d’autore tra imprese e il designers siano applicate delle detrazioni fiscali che li rendono più appetibili agli occhi dello stesso designer.

Si è discusso a lungo sulle opere di design industriale e sulla loro tutelabilità tramite i diritti d’autore. Le perplessità sono sulla "destinazione artistica" dell’industrial design, infatti quasi sempre le finalità di tali prodotti è principalmente commerciale.

Già da prima del 1996 potevano essere protette dal diritto d’autore le opere dell’arte, della scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, purché il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate. Inoltre, è stata prevista la possibilità che un prodotto, registrabile come modello, sia protetto anche dalla legge sul diritto d’autore se si ritiene possedere i requisiti dell’opera d’arte.

La tutela d’autore (gratuita e quasi senza frontiere) ha una soglia d’accesso altissimo ma gode di una tutela più limitata; se cosi non fosse, il modello registrato e la cumulabilità della tutela del modello registrato con la tutela d’autore sarebbe inutile.

A comprova della soglia altissima d’accesso alla tutela d’autore si noti che ad oggi non esistono, per quel che ci concerne, sentenze di Cassazione che tutelino un oggetto industriale a tre dimensioni tramite il diritto d’autore. Sono state liberamente copiate opere di innegabile pregio come la "chaise longue" di Le Corbusier in quanto escluse dalla tutela d’autore con sentenza. Questo non sarebbe accaduto se la chaise longue fosse stata registrata come modello ed i termini non fossero scaduti.

Per completezza, bisogna ricordare che la tutela d’autore è stata riconosciuta in Cassazione ad un famosa lampada. Tuttavia i due o tre casi in cui si è riconosciuta la tutela d’autore ad un oggetto tridimensionale di design industriale si perdono nelle migliaia di casi in cui la tutela d’autore è stata richiesta e non è stata concessa.

Il design registrato, quindi, si configura sicuramente come lo strumento migliore di tutela per un prodotto industriale.

Richiedi un preventivo

4. Quali sono i requisiti per la protezione comunitaria registrata?

Perché un disegno o modello sia tutelabile a livello comunitario, devono sussistere i seguenti requisiti: novità, carattere individuale, conformità al buon costume e all’ordine pubblico.

A) Novità

Si parla di novità quando "nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito o di divulgazione" di un determinato design.

Tale requisito si attesta mediante un’operazione oggettiva di confronto tra il design da registrare e le anteriorità. Si noti che questo confronto non sarà effettuato dall’Ufficio al momento della presentazione della domanda di registrazione, bensì qualora siano avviate delle procedure di nullità. Se il disegno o modello in questione è reputato identico a qualche altro, perché differente solo per dettagli irrilevanti (variazioni dovute all’adeguamento tecnico del design al prodotto), sarà infatti possibile dichiaralo nullo.

Si noti inoltre che il periodo di grazia non è considerato lesivo nei confronti della novità del design.

B) Carattere individuale

Dal regolamento dei disegni e modelli comunitari si definisce il concetto di carattere individuale:

" Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tal utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione...".

Il carattere individuale rappresenta il requisito principale per la protezione e quello su cui, in sostanza, si basano le procedure per attestare una contraffazione. Se per il requisito della novità il grado di differenziazione è modesto, al contrario, lo standard di individualità richiesto è decisamente alto, al fine di garantire al design protetto un’immagine distinguibile che possa imporsi sul consumatore. È proprio qui che giace la differenza tra novità e carattere individuale: se il requisito della novità tutela nei traffici commerciali i disegni o modelli conosciuti, il carattere individuale seleziona quelli di impatto.

Più in generale, al fine di inquadrare in modo più completo cosa voglia dire "carattere individuale", è bene dare due definizioni ossia quelle di:

• carattere individuale: unicità dell’aspetto complessivo delle forme rispetto alle anteriorità; non presentano carattere individuale né forme conosciute derivate dall’applicazione di elementi estetici sconosciuti, né forme sconosciute derivate dall’applicazione di elementi estetici noti;

• utilizzatore informato: soggetto dotato di particolare intendimento (derivato sia da esperienza personale sia da conoscenza approfondita del settore), che opera nell’ambiente di commercializzazione del prodotto e di questo ne fa un utilizzo professionale.

C) Conformità all’ordine pubblico e al buon costume

La normativa in merito ad ordine pubblico e buon costume segue delle regole generali di eticità considerate relativamente ai principi comuni di ciascuno degli stati inclusi.

5. Quando un oggetto può essere tutelato da Design, quando da Copyright?

Il copyright, o diritto d’autore, è l’insieme di diritti sia di natura economica sia di natura morale che sorgono in modo automatico con la creazione di un’opera artistica dotata di un particolare carattere creativo (opera che sia di letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro o cinema, programma per elaboratore).

A livello legislativo, il diritto d’autore va provato ed esiste solo per le forme con valore artistico; il design registrato, invece, è corredato da un attestato che è considerato di per sé una prova. Per tale ragione i provvedimento di sequestro ed inibitoria sono molto più frequenti nel design registrato che non nel copyright, pochissime le sentenze che riconoscono il copyright su un oggetto industriale di design.

Richiedi un preventivo

6. Alcuni esempi di Design comunitario

Se dovessimo fare degli esempi di cosa può essere tutelato dal design comunitario, potremmo genericamente dire la forma esterna di qualsiasi prodotto tridimensionale; più nello specifico:

• prodotti ed utensili per la casa, sanitari, maniglie, computer, mobili, veicoli, imbarcazioni, stoviglie

• gioielli, occhiali, orologi, scarpe, tessuti

• il package dei prodotti alimentari e il flacone dei prodotti per la pulizia della casa

• bottiglie, macchine industriali

• la forma di un sito web. I caratteri tipografici, le icone da computer

• mobili, l’arredamento di un negozio, la forma di una vetrina

• componenti elettrici

• forme di pasta, biscotti

• le mappe e le carte geografiche

• le cover dei telefoni

• gli apparecchi elettronici e gli elettrodomestici

7. A chi può essere riconosciuta la titolarità dei diritti sul Design comunitario?

A qualsiasi persona fisica o giuridica è riconosciuta la facoltà di divulgare o di depositare disegni e modelli comunitari. La titolarità dei diritti su tali disegni e modelli, invece, spetta all’autore o all’impresa in cui nasce il design.

La titolarità dei diritti è acquisita automaticamente per il design comunitario non registrato, mentre è richiesta una procedura di registrazione per il comunitario registrato.

Nello stesso design registrato, tuttavia, è possibile riscontrare una varietà di casi nella pratica professionale:

• disegni e modelli creati svolgendo le proprie mansioni lavorative: in questo caso la titolarità dei diritti spetta al datore di lavoro, il quale non è giuridicamente tenuto a presentare il dipendente come autore del lavoro nella domanda di deposito. Il dipendente designer può pretendere che sia riconosciuto il "diritto morale di paternità" sull’opera solo nel caso in cui vi sia una specifica clausola contrattuale.

• disegni e modelli creati su commissione da un committente: in questo la caso la titolarità dei diritti spetta al committente.

Richiedi un preventivo

8. Che diritti conferisce la protezione sul Design Registrato e che differenze ci sono con il Design non Registrato in ambito Comunitario?

La differenza dei diritti che ciascuna delle due tipologie di diritti conferisce è determinante nella scelta di tutela sul design da parte del titolare; infatti, quest’ultimo in base ai vantaggi/svantaggi di ciascuna può elaborare una strategia consona al tipo di prodotto e alla qualità di tutela offerta per esso.

Il Design comunitario registrato dà diritto esclusivo di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, divieto a terzi di utilizzo senza autorizzazione, divieto di importazione ed esportazione del bene incorporante il disegno/modello. Il design comunitario non registrato, al contrario, fa in modo che, di un disegno o modello considerato copia di un altro ne sia vietato l’utilizzo e la riproduzione.

Nonostante spesso "quantità" non sia affatto sinonimo di "qualità", nel caso della protezione comunitaria registrata, invece, il binomio quantità-qualità risulta essere garantito; infatti, una copertura giuridica tanto estesa ad ogni passaggio del ciclo commerciale protegge in modo certificato il titolare anche da una minima infrazione. L’unico diritto conferito ai disegni e modelli non registrati restringe molto la garanzia di protezione e conseguentemente la competitività che potrebbe assumere il prodotto nel panorama internazionale. Si può facilmente dedurre, infatti, come sia più facile che terzi si approfittino di una tutela così limitata e come d’altro canto da parte del titolare sia più complicato dimostrare l’esistenza di un qualche diritto su un dato design a causa dell’assenza di un atto formale.

Per tali ragioni il design registrato risulta essere nel suo genere la punta di diamante in ambito di tutela nel campo industriale.

9. Quali sono le procedure da eseguire per ottenere un Design comunitario registrato?

Al fine di ottenere la protezione di un design come comunitario registrato, è necessario per avviare una procedura di registrazione. Questa prende origine con la presentazione di una domanda di registrazione presso l’EUIPO entro sei mesi dalla registrazione nazionale.

È sufficiente rivolgersi ad uno studio specializzato che sia iscritto ufficialmente come mandatario presso l’EUIPO e quindi possa svolgere la funzione di rappresentanza.

La forma del prodotto deve essere ancora segreta, questo per permettere la successiva estensione all’estero. Non deve esserci stata divulgazione della stessa forma da più di 12 mesi (periodo di grazia); in questo caso potrebbe essere salvo il diritto comunitario ma sarà compromessa la possibilità di estensione in numerosi paesi.

Prima di procedere con la registrazione di un disegno o modello comunitario, però, è sempre raccomandabile effettuare una ricerca rispetto ai disegni e modelli già registrati o divulgati a livello internazionale:

• presso la banca dati del design comunitario, consultabile sul sito EUIPO

• presso i mezzi informativi del settore specializzato in cui si opera

in questo modo, il titolare deciderà se proteggere il suo disegno o modello a seconda della concorrenza, e potrà contemporaneamente tutelarsi dal rischio di eventuali cause di nullità per aver registrato un design analogo ad uno già esistente.

Richiedi un preventivo

10. Quali sono le procedure da eseguire per ottenere un Design comunitario non registrato?

Al fine di acquisire i diritti per un Design comunitario non registrato è necessario "divulgare", ossia rendere pubblico e noto il disegno o modello negli ambienti specializzati del settore in cui si opera. Di questa divulgazione il titolare deve essere in grado di certificarne la data certa e il mezzo divulgativo, unici strumenti ritenuti validi per dimostrare l’esistenza di un qualche diritto sul disegno o modello. Analogamente al design registrato, è sempre raccomandabile da parte del titolare effettuare una ricerca sulle anteriorità prima di divulgare il proprio design.

I mezzi attraverso cui può essere attuata una divulgazione sono sinteticamente riportati di seguito:

• esposizioni in fiere

• pubblicità

• siti web

• cataloghi e riviste del settore

• invio di esemplari omaggio

• descrizione del disegno o modello su libri specializzati

• vendita

11. È possibile ottenere con una domanda di registrazione la protezione di più disegni o modelli?

Il processo di registrazione per un comunitario consente di depositare, in una sola domanda, anche una pluralità di disegni e modelli. Qualora si decidesse di procedere con una domanda multipla bisognerà assicurarsi che tutti i disegni e modelli da registrare appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno. Soddisfatto tale requisito, non sussistono ulteriori limitazioni per la registrazione multipla di un comunitario, nemmeno nel numero.

I diversi disegni e modelli saranno registrati simultaneamente ma ciascuno di essi conserverà una propria ’autonomia’, infatti, sarà possibile gestire in modo indipendentemente un disegno o modello piuttosto che un altro.

Si noti che, da un punto di vista economico, sarà necessario provvedere al pagamento di una sovrattassa per la domanda multipla anche se il costo totale della pratica sarà sottoposto a delle agevolazioni visto il maggior numero di design da registrare.

Richiedi un preventivo

12. Vi sono metodi di consultazione pubblica dei Design comunitari registrati?

I disegni e modelli registrati, esclusi quelli protetti da un periodo di differimento, sono consultabili pubblicamente. Esiste, infatti, uno strumento accessibile gratuitamente a coloro che ne siano interessati, il "registro dei disegni e modelli comunitari", nel quale è possibile reperire i fascicoli relativi alle domande di registrazione dei vari design registrati.

Tale registro va a costituire un’imponente banca dati che tiene a memoria non solo i design registrati come comunitari ma anche quelli registrati a livello nazionale su tutto il territorio dell’UE.

Per tale ragione, la consultazione di una così valida risorsa prima di registrare o divulgare il proprio design, ed anche nelle fasi successive, non può non essere uno step quasi obbligato.

È comunque buona norma non limitare la propria ricerca a livello europeo ma, in conformità ai dettami del proprio settore, estendere l’indagine mediante altri mezzi divulgativi quali riviste specialistiche, fiere, pubblicazioni oppure risorse web.

13. Quando un Design registrato è dichiarato nullo?

Un disegno o modello dichiarato nullo equivale ad un disegno o modello mai esistito. Per annullare un design registrato comunitario, in via riconvenzionale, è necessaria la sentenza di un Tribunale dei Disegni e Modelli comunitari. In via principale, invece, della decisione di una divisione di annullamento dell’EUIPO.

[1] Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all’Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VI (del Regolamento comunitario sul design), ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione.

[2] Un disegno o modello comunitario può esser dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

[3] Un disegno o modello comunitario non registrato è dichiarato nullo da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione.

Esistono delle cause reali dettate dal regolamento comunitario per le quali un design può essere dichiarato nullo, cioè se:

- non si tratta di un disegno o modello, oppure non è parte visibile di un prodotto complesso

- non è nuovo

- non presenta carattere individuale

- non è conforme al buon costume e all’ordine pubblico

- il titolare non ha diritto al design poiché non è né l’autore, né il coautore, né un avente causa

- il disegno o modello si ritiene essere in conflitto con segni distintivi precedenti

- il disegno o modello è parte di un prodotto tutelato dal diritto d’autore.

Richiedi un preventivo

14. In quali casi si può parlare di contraffazione e, come agire?

Il design inteso come gradevole forma esterna di un prodotto, come abbiamo già avuto modo di accertare, è un elemento di incredibile valore per la competitività sul mercato. Tuttavia ha il vantaggio/svantaggio, essendo il primo strumento di conoscibilità del prodotto stesso, poiché ne costituisce la parte immediatamente visibile, di essere decisamente alla portata dell’osservatore e anche del concorrente che, in buona o cattiva fede, potrebbe minare la sua stessa competitività. È qui che si parla di contraffazione. La contraffazione, infatti, non è nient’altro che la violazione di uno dei diritti acquisiti mediante una forma di tutela, di qualsiasi tipo essa sia.

Con la promulgazione di un regolamento comunitario si è unificato in tutto il territorio il valore dei diritti conferiti dalla protezione e di conseguenza anche il grado di tutela contro le contraffazioni, tuttavia, il fenomeno non è stato affatto debellato soprattutto in alcuni settori come, per esempio, quello della moda.

È per questo motivo che il titolare di un design o chi per lui deve costantemente monitorare il panorama di commercializzazione del proprio prodotto:

preventivamente, dopo la registrazione sarà bene controllare periodicamente le pubblicazioni e il registro dei disegni e modelli in modo tale da verificare se ve ne sia qualcuno potenzialmente lesivo rispetto al proprio. In questo caso sarà possibile avviare una procedura di nullità;

preventivamente, dopo la registrazione sarà bene controllare tra i prodotti immessi sul mercato quelli potenzialmente lesivi rispetto al proprio design ed eventualmente sottoporre una domanda di vigilanza doganale affinché questi siano ritirati dai traffici commerciali;

una volta costatata la contraffazione, chiedere un parere legale al fine di intraprendere le dovute azioni giudiziarie.

15. Quanto dura la protezione sui disegni e modelli comunitari?

Un design registrato rispetto ad uno non registrato presenta un diverso periodo di validità.

Per quanto riguarda i disegni o modelli comunitari registrati, essi presentano validità quinquennale dalla data di deposito della domanda, con la possibilità di rinnovare la copertura di cinque anni in cinque anni per un massimo di 25 anni. I disegni o modelli comunitari non registrati, invece, permangono per un massimo di tre anni dalla data di divulgazione dimostrabile, e non sono rinnovabili. Per il primi dodici mesi di tale periodo, il cosiddetto "periodo di grazia o di tolleranza", sarà possibile commutare il design non registrato in design registrato.

Richiedi un preventivo

16. Quando è necessario essere rappresentati da terzi, e quali sono i possibili vantaggi?

La portata del diritto dipende da come si esegue la procedura. Dato lo stesso oggetto e tentate tre registrazioni dello stesso dinnanzi all’EUIPO:

l’inesperto potrebbe ottenere un diritto nullo o annullabile

il poco esperto, un diritto facilmente aggirabile e non estendibile fuori dall’Europa

l’esperto, un diritto solido che si estende anche ai prodotti simili e facilmente estendibile all’estero.

Si tenga presente che per operare come "consulente in proprietà industriale" in Italia sono necessari una laurea, un tirocinio biennale presso un consulente esperto ed il superamento di un esame di Stato.

Affidarsi in mani esperte consentirà di essere costantemente affiancato per:

• tutte le procedure relative alla pratica

• risoluzione di qualsiasi controversia

• formulazione di una strategia ottimale per il raggiungimento di determinati obiettivi

• procedure di aggiornamento dati della pratica

• gestione delle scadenze dei pagamenti

• gestione delle scadenze dei rinnovi

• gestione di eventuali azioni di nullità

• gestione di eventuali processi anti-contraffazione

17. Cosa si intende per principio di assimilazione comunitaria?

Il design registrato quanto quello non registrato conferisce al titolare un "diritto di proprietà", uguale ed equivalente su tutti i territori dell’Unione Europea, diritto disciplinato dal regolamento comunitario esistente. Sussistono, tuttavia, delle questioni che non trovano direttamente soluzione in tale regolamento, perciò, per queste è stato funzionale trovare rimedio grazie alle legislazioni in materia dei singoli stati.

In particolare, secondo quanto stabilisce il principio di assimilazione, il disegno o modello comunitario è equivalente ad un disegno o modello nazionale dello Stato di riferimento del titolare (nello stato di domicilio o di sede industriale/commerciale del titolare), a patto che questo si trovi in ogni caso all’interno dell’UE.

Richiedi un preventivo

18. Cosa si intende per estensione di protezione sul design?

Estendere la protezione sul proprio disegno o modello non vuol dire nient’altro che far valere i diritti sullo stesso design anche in altri paesi al di fuori della Comunità Europea.

Scegliere di estendere la protezione sul design è una strategia che il titolare può decidere di intraprendere qualora abbia un interesse commerciale per un paese non incluso tra quelli della protezione comunitaria o internazionale. Per avviare una procedura di estensione della protezione, è posta una sola condizione ovvero che dalla data del primo deposito del disegno o modello non siano intercorsi più di sei mesi. Questo perché dal giorno del primo deposito e per i 6 mesi successivi il titolare fruisce di un diritto di priorità che gli consente di non esporlo a rischi di nullità.

19. È possibile concedere in licenza un disegno o modello comunitario?

Con il termine ’licenza’ si intende la cessione di un qualsiasi diritto da parte di un titolare ad un altro soggetto al fine di utilizzare un dato prodotto, questo rapporto è regolato da alcune norme dettate da un contratto e dal pagamento di un corrispettivo. Colui che concede una licenza è definito licenziante e colui che ne è disegnato destinatario è il licenziatario.

Nel caso specifico, è possibile concedere in licenza i disegni e modelli comunitari sia registrati che non registrati, o nell’intero territorio europeo o in una parte di esso. Nel caso si parli di licenza per un comunitario registrato tale atto verrà iscritto e pubblicato sul registro dei disegni e modelli.

Perché la licenza sia valida, è necessaria in entrambi i casi la sottoiscrizione di un contratto che ne determini norme fondamentali e tipo di licenza, che può differire da un punto di vista di:

• diritti conferiti: esclusivi o non esclusivi

• durata: per tutta la durata del design o per una parte limitata di essa

• compenso economico: corrispettivo una tantum, corrispettivo a canone rispetto al fatturato del prodotto, o a titolo gratuito.

Il contratto di licenza tutela le due parti anche in materia di contraffazione. A favore del licenziante si parla di contraffazione nel caso in cui il licenziatario violi un qualsiasi punto del contratto di licenza; a favore del licenziatario si parla di contraffazione quando terzi abusano dei diritti conferiti dalla tutela. Si noti però che il licenziatario può agire contro terzi designati contraffattori solo previo consenso del licenziante, salvo diversa disposizione contrattuale.

www.giambrocono.com